商標権の管理｜使い続けて商標に？「セカンダリーミーニング」の適用条件と同一性のハードル

今回は、商標権の管理ということで、いわゆるセカンダリーミーニング（使用による識別力の獲得）について見てみたいと思います。

本記事では、この規定が適用されるための具体的な要件と、実務上のハードルとなる使用商標と出願商標の「同一性」について、実際の事例を交えて解説します。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

セカンダリーミーニングとは

商標登録において、自己と他人の商品・サービスを区別する自他識別力は必須の要件です（以下の記事参照）。

たとえば、りんごに「アップル」という商標は、識別力を欠くもの（普通名称）として登録が認められません。

しかし、本来は識別力を欠く商標であっても、長年の使用によって例外的に登録が認められる制度があります。これが「使用による自他識別力の獲得（セカンダリーミーニング）」です。

セカンダリーミーニングが認められる要件

対象となる商標

商標法3条2項に基づくこの例外規定は、すべての商標に適用されるわけではありません。

対象となるのは、商品の産地や品質などの「記述的表示」、一般的な人名や団体名などの「ありふれた氏・名称」、そして「極めて簡単でかつありふれた標章」の3パターンに限られます。

一方で、その商品やサービスの「普通名称」や、業界内で一般化した「慣用商標」は、どれだけ長く使用してもこの例外の対象外となります。

▽商標法3条2項（※【　】は管理人注）

２　前項第三号から第五号まで【＝記述的表示、ありふれた氏・名称、極めて簡単でかつありふれた標章】に該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

自他識別力獲得の水準

また、特許庁の審査基準によれば、長年の使用によって「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」として認められるためには、原則として、その商品やサービスの需要者の間で「全国的に認識されている」水準が求められます。

これを客観的に証明するためには、使用期間や販売数量、広告宣伝の規模、メディアでの紹介記事のほか、需要者を対象としたアンケート結果などを提出し、総合的に立証する必要があります。

▽商標審査基準 第2-2

２．｢需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの｣について
⑴　需要者の認識について
　｢需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの｣とは、何人かの出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。
⑵　考慮事由について
　本項に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。
　なお、商標の使用状況に関する事実については、その性質等を実質的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定する。
① 出願商標の構成及び態様
② 商標の使用態様、使用数量（生産数、販売数等）、使用期間及び使用地域
③ 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模
④ 出願人以外（団体商標の商標登録出願の場合は｢出願人又はその構成員以外｣とする。）の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況
⑤ 商品又は役務の性質その他の取引の実情
⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果
⑶　証拠方法について
　本項に該当するか否かの事実は、例えば、次のような証拠により立証する。
① 商標の実際の使用状況を写した写真又は動画等
② 取引書類（注文伝票(発注書)、出荷伝票、納入伝票(納品書及び受領書)、請求書、領収書又は商業帳簿等）
③ 出願人による広告物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビCM等）及びその実績が分かる証拠物
④ 出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事（一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットの記事等）
⑤ 需要者を対象とした出願商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書（ただし、実施者、実施方法、対象者等作成における公平性及び中立性について十分に考慮する。）

「使用」の要件：「同一性」のハードル

さらに、セカンダリーミーニングの適用において厳格に審査されるのが、市場で実際に使用してきた商標（使用商標）と、特許庁へ出願する商標（出願商標）の「同一性」です。

審査基準上、出願商標と使用商標の外観が異なる場合は、原則として「出願商標を使用している」とは認められません。ただし、縦書きと横書きの違いや、一般的に用いられる字体で近似している場合など、外観上の差異や取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわないと認められる場合にのみ、例外的に同一性が認められます。

▽商標審査基準 第2-1-⑴

１．商標の｢使用｣について
⑴　商標について
　出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、出願商標を使用しているとは認めない。
　ただし、出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観上の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわないものと認められるときは出願商標を使用しているものと認める。
（例１） 同一性が認められる場合
① 出願商標と使用商標が文字の表記方法として縦書きと横書きの違いがあるにすぎない場合
② 出願商標と使用商標が共に一般的に用いられる字体であり、取引者又は需要者の注意をひく特徴を有せず、両者の字体が近似している場合
（例２） 同一性が認められない場合
① 出願商標が草書体の漢字であるのに対し、使用商標が楷書体又は行書体の漢字である場合
② 出願商標が平仮名であるのに対し、使用商標が片仮名、漢字又はローマ字である場合
③ 出願商標がアラビア数字であるのに対し、使用商標が漢数字である場合
④ 出願商標が Ｐ のような態様であるのに対し、使用商標が Ｐ 、 Ｐ 、 Ｐ である場合
⑤ 出願商標が平面商標であるのに対し使用商標が立体商標である場合

「同一性」が問われた立体商標の実例

この同一性が問われた実例として、ウイスキー「角瓶」の立体形状に関する裁判（東京高判平成15年8月29日）が挙げられます。

この事件では、出願された商標が「ラベルのない瓶の立体形状のみ」であったのに対し、市場で実際に流通していた商品は「識別力の強い平面標章（ラベルなど）が貼付された瓶」でした。裁判所は、立体的形状自体は同一と認められる範囲内であるとしつつも、需要者の注意を強く惹く平面標章部分の有無が異なるため、全体的な構成を比較すると「同一性を有しない」と判断しました。

しかし、実際の取引においては、一つの商品に複数の標章（瓶の形状と、ラベルの文字や図形など）を付して出所を識別させることも少なくありません。

そのため、現在の特許庁の実務においては、コカ・コーラボトル事件（知財高判平成20年5月29日）の判決なども踏まえ、実際の使用商品に文字や図形などのラベルが付されていたとしても、直ちに同一性を否定するのではなく、「立体的形状部分のみが独立して、自他商品又は役務を識別するための出所表示としての機能を有するに至っていると認められるか」という観点から、詳細な判断が行われるようになっています。

▽商標審査基準 第2-3

３．立体商標について
⑴　本項の適用が認められる例
　使用商標中に、出願商標以外・・の標章が含まれているが、出願商標部分が独立して自他商品・役務の識別標識として認識されると認められる場合。
（例）
① 出願商標が立体的形状のみであり、使用商標として同一の立体的形状に文字が付された・・・・・・・写真が提出されたが、当該立体的形状部分が、需要者に強い印象を与え、独立して自他商品・役務の識別標識として認識される場合。
② 出願商標と使用商標の立体的形状の特徴的部分が同一であり、当該特徴的部分以外の部分にわずかな違いが見られるにすぎない場合であって、当該特徴的部分が独立して自他商品・役務の識別標識として認識される場合。
⑵　本項の適用が認められない例
　使用商標が、出願商標と相違する場合（標章の相違）。
（例）
① 出願商標と使用商標の立体的形状に大きな違いが見られる場合。
② 出願商標が立体商標であるのに対し、使用商標が平面商標である場合。
…（以下略）…

結び

使い続けることで商標権を取得する道は法的に用意されていますが、全国的な周知性を証明する労力に加え、実際に使用してきた態様と権利化したい態様の一致が問われます。

将来的なブランド保護（使用継続による商標登録）を見据える場合、現在使用しているパッケージやネーミングが、将来どのような形で「同一性」を維持して法的保護を受け得るのかを意識しておくことが大切になります。

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［注記］
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