商標権の取得｜事前調査の必要性

今回は、商標法務ということで、事前調査の必要性（出願の前になぜ事前調査をする必要があるのか）について書いてみたいと思います。

なお、本記事の内容は、管理体制が整ったJTCや、知財王国を築いているような企業グループでは、当然の話かと思いますので、特に見るべきものはありません。

ただ、一般の事業会社では、通常のオーソドックスな商標法務も実際にはよく理解されておらず（法務はさておき、各部署の理解度の話）、けっこう右往左往している様子も散見されるように思いますので、本記事では、ベーシックな部分を書いてみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

事前調査とは

事前調査とは、商標登録の出願をする前に、出願する商標が他人に商標登録されていないか、商標登録出願されていないかを確認するための調査である。

「商標調査」と言われることが多いように思いますが、当ブログでは、出願の事前に行うべき調査なのだ、ということを強調する意味で、「事前調査」と呼びたいと思います。

なお、この調査は、法律に定められているものではないです。商標権の制度上、普通はそのような調査をするのが合理的であるため、実際に調査が行われており、そのように通称されているというだけです。

なぜ事前調査が必要か

事前調査の必要性は2点

では、なぜ、わざわざ、そのような事前調査を行う必要があるのか？

それは、端的にいうと、以下の2点である。

• 商標登録の可否（出願する商標が商標登録できる可能性がどの程度あるのか）を判断するため
• 他人の商標権を侵害してしまわないようにするため

➀はどういうことかというと、類似する商標が既に他人によって登録されている場合、登録が認められないことになっているので（商標法4条1項11号）、せっかく出願しても登録を拒絶されてしまい、出願の費用が無駄になってしまうということである。

そうならないように、事前調査をして、登録の可能性がゼロあるいは低い場合は、修正案や他の候補案への変更も検討できる。その検討を経て、出願すればよい。

②は、事前調査を行わず、既に登録済みの類似商標があることに気付かなかった場合、そのまま実際に使用してしまうことになる。すると、その登録済の商標権の侵害になりかねない、ということである。

特許庁HPの記載

出願先である特許庁のHPには、入門的なコンテンツとして、「初めてだったらここを読む～商標出願のいろは～」というページがある。

そこに、以下のように記載されている部分がある。

▽初めてだったらここを読む～商標出願のいろは～｜特許庁HP

出願前にやるべきことは？

出願前には先行商標調査を行うことが大切です。他人が既に同一・類似の商標（マークが類似し、かつ、商品・役務が類似するもの）を登録している場合には、登録を受けることができないだけでなく、無断で使うと商標権の侵害となる可能性もあるためです。

このようにさらっと書かれているが、事前調査の必要性について、2点が触れられていることがわかる（黄色アンダーラインの部分）。

事業部門の理解度

これだけといえばこれだけなのだが、しかし、これが意外なほど、しっくりこない。

それはなぜかというと、事業部門としては、”事前調査が必要”という話を聞いても、

• 名称やロゴも決まって、さっさと新しいビジネスをローンチしたいのに、商標を「出願」しておかないといけない？
• しかも、出願の前に、「調査」もしないといけない？なんで？

という気持ちになるからである。

「調査にも、時間とか費用とかかかるんでしょ？」
「もちろん商標とらないといけないというのは何となく知っているけど、調査も、どうしてもしないといかんものなの？」
「なんでそんなことせないかんの？具体的に、どういうメリットがあるの？」
というような反応は、一般の事業会社では、意外とよく見かけます（管理人の個人的感覚）。言い方は、別にこんなに感じ悪くないですが、心の声はこんな感じ（笑）。

結局、「端折れるものなら端折りたい」というのが、事業部門の本音だったりすることもあります。なので、体制づくりがまだ未発達な会社では、説明が必要になったりするわけです。

事前調査を行わなかったらどうなるか

ということで、事前調査の必要性を、今いちど、裏から考えてみたいと思う。

つまり、事前調査を行わなかったら、どうなるか？

おそらく、しっくりこないのは、商標の出願をしても、登録可否の判断が出るのは6か月～1年程度先になる、というイメージを持っていないからではないかと思う。

もし、出願した翌日とかに登録可否の結果が出るなら、「類似する商標が登録されていたら登録を拒絶されるんだったら、とりあえず出願してみて、実際ダメだったらまた考え直せばいいんでないの？出願費用は無駄になるかもだけど」という考えもあり得るかもしれません。

しかし、実際には、そんなに早く登録可否の判断は出ないわけです。

6か月～1年程度先になる、というイメージで、「事前調査を行わずに出願したところ、運悪く、類似する登録商標があった」という場合を想定してみると、

• 6か月～1年後、類似する登録商標があるということで登録拒絶の判断が出て、出願が無駄になった（出願費用が無駄になった）
• この登録の可否判断が出るまでの長い期間、ローンチを待つわけにもいかず、すでにビジネスとしては実際の使用を開始していたので、登録済の他人の商標権を侵害してしまったリスクがある

ということになる。

これがロクでもない状態であることは、割とはっきりしているように思う。（補正もあるとか、細かい話をしようとすればいろいろあるが）

事前調査を行うのは、こういう事態を回避するため、である。

何を調査しているのか

必要性について一応書いたところで、事前調査のイメージをもう少しクリアにするために、事前調査が「何を」調査しているのかを確認してみたい。

繰り返しになるが、「何を」事前調査しているのかというと、類似する登録商標がないかどうかを調査している。

少し細かいところを補足すると、

• 類似する商標登録だけでなく、もちろん、同一の商標登録がないかも調査している
• まだ登録まで至っていなくても、出願されている他の商標も調査している
• さらにいえば、出願すらされていなくても、先行して周知になっているものがある場合も登録が拒絶され得るので、これも一定の範囲で調査している
• また、登録要件は他にも複数あるが、これらを満たすかどうかも検討している

という感じである。

つまり、類似する登録商標がないかどうかを中心に、出願する商標が登録要件を満たすかどうかを検討している、というのが、事前調査である。

いつ調査するのか

もうひとつ、繰り返しになるが、事前調査は「いつ」行うか、というと、出願の前までに、である。

これも、事前調査のイメージをもう少しクリアにするために、実際の段取りをもう少し広くとって、時系列で並べて見てみたい。

以下のような順序で進めるのが一般的と思われる。

• いくつかの候補案に絞られる
• 最終案をひとつに決定
• 事前調査
• 出願
• 実際の使用開始
• 登録可否の判断（登録査定or拒絶査定）

ポイントは、

• 出願（④）の前に、事前調査（③）をしておくこと
• 実際の使用開始（⑤）の前に、出願（④）をしておくこと

である。

前者は、本記事ですでに書いたとおり。

後者は、出願の前に使用を開始すると、その名称を察知して、商標トロールのような人たちが先行して出願してしまう場合があるので、ローンチして世間に知られる前に、出願を済ませておくのが安全であり、基本だからである。

日本の商標法は、登録によって権利が発生するという登録主義をとっているので、実際に使用をしていなくても、出願し、登録することが可能です。
（使用の意思は必要とされますが、それが無いという理由で登録されないということになるかどうかは、事前にはわかりません）

かつ、先願主義であるので、出願が遅いと、ビジネスとして実際に使用しているのがこちらであっても、原則として負けてしまうわけです。
（そのような意図であることがわかる場合には不登録事由として登録拒絶されるという可能性もありますが、実際にそうなるかどうかは事前にはわかりません）

結び

今回は、商標法務ということで、事前調査の必要性について書いてみました。

［注記］
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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