商標法務

商標権の取得|商標調査の必要性

著作者:rawpixel.com/出典:Freepik

今回は、商標法務ということで、商標調査の必要性(出願の前になぜ商標調査をする必要があるのか)について見てみたいと思います。

なお、本記事の内容は、グローバル企業や化学分野が主力の業界など、商標権を含め知財戦略が磨かれた企業群では当然の話かと思います。

ただ、一般の事業会社では、オーソドックスな商標法務も実際にはよく理解されていないこともあったり(法務はさておき各部署の理解といったものも含めると)、けっこう右往左往している様子も散見されるように思います。なので、本記事では、ベーシックな部分をざっと見していきたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

商標調査とは

商標調査(事前調査)とは、商標登録の出願をする前・・・・・・に、出願する商標が他人に商標登録されていないか、商標登録出願されていないかを確認するための調査のことです。

ちなみに、この調査は、特に法律に定められているものではないです(義務づけられているとかではない)。

商標権の制度上、普通はそのような調査をするのが合理的であるため、実際に調査が行われており、そのように通称されているというだけです。

商標調査の必要性

では、なぜわざわざそのような商標調査を行う必要があるのかを端的にいうと、以下の2点になります。

  • 商標登録の可否を判断するため(=出願する商標が商標登録できる可能性がどの程度あるのか)
  • 他人の商標権を侵害してしまわないようにするため

➀はどういうことかというと、類似する商標が既に他人によって登録されている場合、登録が認められないことになっているので(商標法4条1項11号)、せっかく出願しても登録を拒絶されてしまい、出願の費用が無駄になってしまう可能性があるいうことです。

そうならないように、商標調査をして、登録の可能性がゼロあるいは低い場合は、修正案や他の候補案への変更も検討することができます。その検討を経て、出願すればよいということです。

②は、商標調査を行わず、既に登録済みの類似商標があることに気づかなかった場合、そのまま実際に使用してしまうことになります。すると、その登録済の商標権の侵害になりかねない、ということです。

特許庁HPの記載

出願先である特許庁のHPには、入門的なコンテンツとして「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」というページがあり、以下のような記載部分があります。

初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~|特許庁HP

出願前にやるべきことは?

出願前には先行商標調査を行うことが大切です。他人が既に同一・類似の商標(マークが類似し、かつ、商品・役務が類似するもの)を登録している場合には、登録を受けることができないだけでなく、無断で使うと商標権の侵害となる可能性もあるためです。

このようにさらっと書かれていますが、商標調査の必要性について、2点が触れられていることがわかります(黄色アンダーラインの部分)。

事業部門の理解度

これだけといえばこれだけなのですが、意外なほど、しっくりこないこともあります。

それはなぜかというと、事業部門としては、”商標調査が必要”という話を聞いても、

  • 名称やロゴも決まって、さっさと新しいビジネスをローンチしたいのに、商標を「出願」しておかないといけない?
  • しかも、出願の前に、「調査」もしないといけない?なんで?

という気持ちになるからだろうと思います。

雑感

「調査にも、時間とか費用とかかかるんでしょ?」
「もちろん商標とらないといけないというのは何となく知っているけど、調査も、どうしてもしないといかんものなの?
なんでそんなことせないかんの?具体的に、どういうメリットがあるの?」

というような反応は、一般の事業会社では意外とよく見かける気がします(管理人の個人的感覚)。言い方は別にこんなに感じ悪くないですが、心の声はこんな感じ、というか(笑)。

 結局、「端折れるものなら端折りたい」というのが、事業部門の本音だったりすることもあります。なので、体制づくりがまだ発展中の会社では、かなり説明が必要になったりするケースがあったりするかと思います。

商標調査を行わなかったらどうなるか

ということで、改めて、商標調査の必要性を反対側からも考えてみたいと思います。

つまり、商標調査を行わなかったら、どうなるか?ということですが。

おそらく、しっくりこないのは、商標の出願をしても登録可否の判断が出るのは6か月~1年程度先になるというイメージを持っていないからではないかと思います。

もし、出願した翌日とかに登録可否の結果が出るなら、「類似する商標が登録されていたら登録を拒絶されるんだったら、とりあえず出願してみて、実際ダメだったらまた考え直せばいいんでないの?出願費用は無駄になるかもだけど」という考えもあり得るかもしれません

しかし、実際には、そんなに早く登録可否の判断は出ないわけです

6か月~1年程度先になるというイメージで、「商標調査を行わずに出願したところ、運悪く、類似する登録商標があった」という場合を想定してみると、

  • 6か月~1年後、類似する登録商標があるということで登録拒絶の判断が出て、出願が無駄になった(出願費用が無駄になった)
  • この登録の可否判断が出るまでの長い期間、ローンチを待つわけにもいかず、すでにビジネスとしては実際の使用を開始していたので、登録済の他人の商標権を侵害してしまった可能性(リスク)がある

ということがあり得ます(※補正もあるなど、細かい話もいろいろありますが)。

商標調査を行うのは、こういう事態を回避するため、といえます。

商標調査の対象

必要性についてざっと見たところで、商標調査のイメージをもう少しクリアにするために、商標調査が「何を」調査しているのかを確認してみたいと思います。

繰り返しになりますが、「何を」事前調査しているのかというと、類似する登録商標がないかどうかを調査しています。

少し細かいところを補足すると、

  • 類似する商標登録だけでなく、もちろん、同一の商標登録がないかも調査している
  • まだ登録まで至っていなくても、出願されている他の商標も調査している
  • さらにいえば、出願すらされていなくても、先行して周知になっているものがある場合も登録が拒絶され得るので、これも一定の範囲で調査している
  • また、登録要件は他にも複数あるが、これらを満たすかどうかも検討している

という感じです。

つまり、類似する登録商標がないかどうかを中心に、出願する商標が登録要件を満たすかどうかを検討しているというのが、商標調査になります。

商標調査の時期

もうひとつ繰り返しになりますが、商標調査は「いつ」行うかというと、出願の前までにです。

これも、商標調査のイメージをもう少しクリアにするために、実際の段取りをもう少し広くとって時系列で並べてみると、以下のような順序で進むのが一般的と思われます。

【商標登録までの段取り】

  • いくつかの候補案に絞られる
  • 最終案をひとつに決定
  • 商標調査
  • 出願
  • 実際の使用開始
  • 登録可否の判断(登録査定or拒絶査定)

ポイントは、

  • 出願(④)の前に、商標調査(③)をしておくこと
  • 実際の使用開始(⑤)の前に、出願(④)をしておくこと

です。

前者は本記事ですでに書いたとおりですが、後者は、出願の前に使用を開始すると、その名称を察知して、商標トロールのような人たちが先行して出願してしまう場合がありますので、ローンチして世間に知られる前に出願を済ませておくのが安全であり、基本となるためです。

日本の商標法は、登録によって権利が発生するという登録主義をとっているので、実際に使用をしていなくても、出願し、登録することが可能です
(※使用の意思は必要とされますが、それが無いという理由で登録されないということになるかどうかは、事前にはわかりません)

かつ、先願主義であるので、出願が遅いと、ビジネスとして実際に使用しているのがこちらであっても、原則として負けてしまうことになります
(※そのような意図であることがわかる場合には不登録事由として登録拒絶されるという可能性もありますが、実際にそうなるかどうかは事前にはわかりません)

結び

今回は、商標法務ということで、商標調査の必要性について見てみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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